[vc_row][vc_column][us_image image=”224″ has_ratio=”1″ ratio=”16×9″ onclick=”custom_link” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2Fndas-necessary-first-step-trade-secret-protection-enough-enforcement-%2F|target:_blank” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%222rem%22%7D%7D”][vc_column_text]“All of our trade secrets are covered by our standard form of NDA, isn’t that good enough?” This is a question we hear weekly, sometimes daily, from in-house and outside counsel alike. The answer is an emphatic “No.”
分散された広範な組織のノウハウが企業秘密であると主張できた時代は終わった。2016年にDefend Trade Secrets Act（営業秘密擁護法）が可決されたことで、営業秘密に関する紛争は上訴審で検討されるようになり、裁判所は、不正流用の疑いが差し止めやその他の方法で救済される場合について、より正確な法的基準を積極的に確立している。その結果、裁判所は、守秘義務が営業秘密に及ぶと一般的に記載されたNDAや、疑われる営業秘密に関する広範な一般的記載に依拠するだけでは、被告の行為を差し止めるために裁判所を動かすには不十分であることを明確にしている。
したがって......不正流用が疑われる前に営業秘密が特定され、記憶されていない場合、興味深い最近の事例における営業秘密の所有者と同じ不幸な運命をたどる可能性がある：
マレット＆カンパニー対ラカヨ
営業秘密は具体的に特定されなければならない[/vc_column_text][vc_row_inner columns_type=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_bg_alt%22%2C%22margin-top%22%3A%222rem%22%2C%22margin-bottom%22%3A%222rem%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]In Mallet, a trade secret owner alleged that ex-employees took trade secrets and used them while working for a competitor. The Plaintiff sought to stop the ex-employees and their new employer from competing with it and identified the allegedly misappropriated trade secret as “the overall body of knowledge that connects … the development, production, application and implementation” of their product when used in conjunction with proprietary equipment. The District Court found that “at least some of the Mallet information in question, possessed by Defendants, satisfies the trade secret definition(s)” including, “highly sensitive details about how Mallet produces, markets and sells” its product. The District Court further found that the Defendants had, indeed, misappropriated the Plaintiff’s trade secrets and granted the requested injunction.
控訴審では、「被告の行為は欺瞞に満ちているように見えるが、想定される営業秘密が適切に特定されない限り、DTSAに基づく横領の主張に対する仮差止命令による救済を支持することはできない」として、地裁の差止命令を取り消した。控訴裁判所はまた、「主張する秘密が保護可能であり、一般的な業界知識ではないことを証明する責任を負うのは営業秘密所有者である。裁判所が原告である所有者にどの程度の具体性を求めるべきかは、またしても文脈に特有の問題である。私たちは明瞭なルールを示すことはできない。私たちにできるのは、マレット社がカテゴリーについて非常に一般的な記述をしているだけでは、「営業秘密として主張する情報を十分に特定することはできない」と言うことだけである。
言い換えれば、ある資産を営業秘密と特定し、所有者がそれをそのように扱っていたことを示す文書が、裁判所が横領の疑いを止めるために必要である。営業秘密」がNDAの広範な守秘義務に含まれているという事実は、横領の疑いがある場合に勝訴するのに十分ではない。
イリス・ソリューションズ対エイペックス・データ・ソリューションズ
営業秘密として保護されるためには、ソフトウェアがどのように「機能」するかを含め、十分に特定され、説明されていなければならない。[/vc_column_text][vc_row_inner columns_type=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_bg_alt%22%2C%22margin-top%22%3A%222rem%22%2C%22margin-bottom%22%3A%222rem%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Competitors irth Solutions and Apex Data Solutions both offer web-based software solutions that help protect underground assets from being damaged during excavation projects. The dispute arose when three of irth’s former customers provided login credentials to Apex’s owner, ostensibly to permit him to retrieve their data for migration to Apex’s platform. When irth reviewed the activity of its former customers on its web site, it discovered that Apex’s owner had logged into irth’s web site multiple times, ultimately copy 550 of its files. Subsequently, irth noticed that Apex began to offer features and modules similar to those offered to irth’s customers and filed suit to stop Apex from using the allegedly misappropriated trade secrets.
裁判所に提出した書類の中で、irth社はその営業秘密を「ソースコード、システム・アーキテクチャ、ユーザー・インターフェース......（および）個別に、あるいは組み合わせて、（その）システム独自の機能、グラフィカルな表示とデザイン、システム・アーキテクチャ、さまざまなコンポーネントとモジュール、ロジック・フロー、データベース、アクセス方法、サポートするプログラムとシステム、および関連するデータとソフトウェアのスキーマとモデル、メソッドとプロパティ、およびソフトウェアのカスタマイズに関連して開発されたスクリプト」と説明している。
裁判所は、「ソフトウェア・プログラムの全体的な設計は、たとえそのプログラムの個々の構成要素がプログラミング業界では一般的な知識であったとしても、企業秘密として保護される可能性がある」と指摘する一方で、irth社は差し止め命令を出すのに十分な「具体性」をもって自社のソフトウェアの企業秘密を記述していなかったとし、「漠然としていて明確でない」情報は企業秘密として保護されないという第2巡回区控訴裁判所の判決を引用した。裁判所はさらに、「申し立てられた営業秘密の細部まで訴状で開示する必要はないが、（irth社は）自社のソフトウェアが、ある時点で開発され、誰も所有していない特定の独自のアルゴリズムに依存していることを説明することもできた」、あるいは「申し立てられた営業秘密について、（より詳細な）説明を封印して提出することもできた」と述べた。
言い換えれば、ソフトウェア・プログラムが営業秘密として保護されるためには、NDAやライセンス契約に含まれるコピーやリバース・エンジニアリングに対する典型的な制限に加えて、ソフトウェア・プログラムの所有者は、少なくとも、そのソフトウェア・プログラムが全体としてどのように機能するか、プログラムの機能が相互に関連する方法、およびプログラムを機能させる方法を示す情報を裁判所に提供しなければならない。
ZABIT、他対BRANDOMETRY, LLC、他。
守秘義務契約なしに情報を開示すると、DTSAに基づく営業秘密であると主張できなくなる。[/vc_column_text][vc_row_inner columns_type=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_bg_alt%22%2C%22margin-top%22%3A%222rem%22%2C%22margin-bottom%22%3A%222rem%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Zabit developed a stock index using brand data and stock prices to identify undervalued financial assets. The “proprietary algorithm” powering the stock index calculated the “spread between a company’s brand value and its stock price to identify stocks with unrealized value.” While commercializing the stock index, Zabit met with Defendants several times to negotiate an investment in Zabit. The terms of the investment were agreed and Zabit and the Defendants entered into a series of agreements, one of which required Zabit to satisfy certain capital calls made by Defendants or suffer ownership dilution and one of which gave some of the Defendants an “exclusive, perpetual, royalty-free license to use the [index] to develop financial products.” Unfortunately for the Plaintiffs, the license agreement did not include any confidentiality obligations or other restrictions limiting disclosure of information relating to the index or the underlying algorithm.
その後間もなく、被告はキャピタルコールを発行したが、もちろんザビットは支払うことができなかった。その結果、ザビットの原告に対する所有権は希薄化し、ザビットは事業体の経営権を被告に奪われた。その後、被告はライセンス契約を解除し、ザビットの株価指数を取引所から取り下げて新しい株価指数に変更した。Zabitは、新しい株価指数が盗んだ知的財産（Zabit株価指数を動かしていたアルゴリズムと計算式）で作成されたと主張し、DTSAに基づく横領を主張して提訴した。
原告はその営業秘密を「アルゴリズム、独自の数式、パターン、方法論、技術情報、プロセス、プログラム、コード、および[Zabit]インデックスと[Zabit]ETFの両方の開発に使用され、現在もその基礎となっている情報の編集」と定義した。裁判所は、原告の営業秘密の定義が広範であることを認めつつも、原告が広範な情報のカテゴリーを[Zabit]指数の基礎となる特定のアルゴリズムに結び付けることができたという点で、その定義は問題とされている秘密について十分な通知を提供したと結論づけた。
情報を秘匿するために「網の目のような秘密保持契約と守秘義務契約」に頼ったという原告側の主張にもかかわらず、裁判所は、原告側が認めた事実に照らして、そのような努力は不十分であったと結論づけた。これらの事実には、原告が被告との間で締結したライセンス契約に守秘義務や非開示義務を盛り込まなかったこと、また、複数の企業や個人がアルゴリズムの詳細を知っていたにもかかわらず、守秘義務契約の対象になっていなかったり、情報を秘密にするよう指示されていなかったりしたことを、原告が認め、認めていることなどが含まれる。裁判所は、「個人が、情報の秘密を守る義務のない他者に企業秘密を開示した場合、......その所有権は消滅する」と指摘した。
言い換えれば、秘密保持義務を伴わない企業秘密の開示は、たとえ他者にその義務があるとしても、「合理的な措置」基準を満たしていないことになる。
ウィリアムソン対プライム・スポーツ・マーケティング、他
営業秘密は具体的に特定されなければならない[/vc_column_text][vc_row_inner columns_type=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_bg_alt%22%2C%22margin-top%22%3A%222rem%22%2C%22margin-bottom%22%3A%222rem%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]NBA star Zion Williamson entered into a marketing agreement with Prime Sports when he was a freshman at Duke University. He sued Prime Sports seeking to void the marketing agreement on the grounds that it violated North Carolina’s Uniform Athlete Agent Act by failing to include a “conspicuous” warning to the student athlete that execution of the contract would result in a loss of intercollegiate eligibility.
これに対し、プライムスポーツはウィリアムソンに対し、ノースカロライナ州の営業秘密保護法に違反する営業秘密の不正流用などの反訴を起こした。プライムスポーツは、ウィリアムソンのための「戦略的、包括的かつ広範なマーケティング計画」は、ウィリアムソンのために「被告が獲得した数百万ドル規模の戦略的ブランディングおよびマーケティング推薦、契約、および/または機会を多数含む」ものであり、「専有」営業秘密にあたると主張した。プライムスポーツはさらに、ウィリアムソンを「ネクスト・レブロン」ではなく「ファースト・ザイオン・ウィリアムソン」としてブランド化するという彼らのアイデアと、「フットウェア＆アパレル」や「ラグジュアリー」といったカテゴリー別に分類された企業リストを含むブランド・マネジメント戦略文書が営業秘密であると主張した。裁判所は、プライム・スポーツ社の主張は漠然としすぎており、営業秘密が存在することを立証するには不十分であること、また「ファースト・ザイオン・ウィリアムソン」のコンセプトは一般的に知られており、容易に把握可能であることから、営業秘密保護の対象にはならないと判断し、プライム・スポーツ社の主張を速やかに退けた。レブロン・ジェームズの代理人は、ジェームズを "第2のマイケル・ジョーダン "ではなく、"第1のレブロン・ジェームス "にすることに重点を置いていると公言している。裁判所はまた、ブランド・マネジメント戦略には「NBAのテレビ中継の試合中にコマーシャルを見ることで容易に知ることができないような情報は含まれていない」とし、したがって営業秘密には当たらないと結論づけた。
結論
These four cases are a sampling of a clear trend – having a signed NDA is just the beginning of protecting your valuable trade secrets. Owners must be clear and specific on what their trade secrets are to improve their chance of success once a misappropriation occurs.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
